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湖北省律师协会律师提供商标法律服务业务操作指引（试行）
来源:楚天律师发布时间:2016年05月11日作者:湖北律协
湖北省律师协会
律师提供商标法律服务业务操作指引
（试行）
本指引于2016年3月12日经湖北省律师协会七届六次理事会讨论通过。
目录
第一章 总则
第二章 非诉讼业务
第三章 民事法律业务
第四章 行政法律业务
第五章 刑事法律业务
第六章 附则
第一章 总则
第一条 宗旨
为了指导律师从事商标法律服务业务，规范律师执业行为，减少执业风险，特制定本指引。
第二条 商标
法律意义上的商标是指商品的生产者和经营者或者服务提供者，为了标明自己提供的商品或者服务与市场上其他生产者或经营者生产提供的类似商品或者服务的区别，在其商品或者服务上使用的一种标记。
第三条 商标法律业务
本指引所称的商标法律服务业务（以下简称“商标业务”）主要包括：商标注册申请、评审、转让、许可使用，注册商标侵权诉讼，未注册商标的保护以及侵犯注册商标专用权刑事犯罪等。
第四条 商标法律体系
与商标业务有关的法律、法规等相关法律规定主要有：
(一) 《中华人民共和国民法通则》
(二) 《中华人民共和国刑法》
(三) 《中华人民共和国商标法》
(四) 《中华人民共和国反不正当竞争法》
(五) 《中华人民共和国商标法实施条例》
(六) 《世界博览会标志保护条例》
(七) 《知识产权海关保护条例》
(八) 《特殊标志管理条例》
(九) 《奥林匹克标志保护条例》
(十) 《商标评审规则》
(十一)《驰名商标认定和保护规定》
(十二)《集体商标、证明商标注册和管理办法》
(十三)《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》
(十四)《最高人民法院关于人民法院对注册商标权进行财产保全的解释》
(十五)《最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》
(十六)《最高人民法院民事审判第三庭关于对注册商标专用权进行保全和执行等问题的复函》
(十七)《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》
(十八)《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》
(十九)《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》
(二十)《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
(二十一) 《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》
(二十二) 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》
(二十三) 《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》
(二十四) 《最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》
第二章 非诉讼业务
第五条 国内商标注册申请
（一）受理机关
1、国家工商行政管理总局商标局。国内商标注册均应向位于北京的国家工商行政管理总局商标局递交申请。
2、如申请港、澳、台商标注册，应单独向港、澳、台地区商标处（署）办理。
（二）办理途径
1、国内的商标注册申请人办理商标注册申请有两种途径：一是自行办理，即由申请人直接办理商标注册申请；二是委托依法设立的商标代理机构办理。
两种途径的主要区别表现为发生联系的方式、提交的书件和文件递交方式不同。在发生联系的方式方面，直接到商标局办理的，在办理过程中申请人与商标局直接发生联系；委托商标代理机构办理的，在办理过程中申请人通过商标代理机构与商标局发生联系，而不直接与商标局发生联系。在提交的书件方面，直接到商标局办理的，申请人除应提交的其他书件外，应提交经办人本人的身份证复印件；委托商标代理机构办理的，申请人除应提交的其他书件外，应提交委托商标代理机构办理商标注册事宜的授权委托书。在文件递交方式方面，申请人自行办理的，由申请人或经办人直接将申请文件递交到商标注册大厅受理窗口；代理机构可以将申请文件直接递交、邮寄递交或通过快递企业递交商标局，也可以通过网上申请系统提交商标注册申请。
2、外国人或者外国企业在中国申请商标注册和办理其他商标事宜的，应当委托依法设立的商标代理机构办理。但在中国有经常居所或者营业所的外国人或外国企业，可以自行办理。
（三）注意事项
1、申请商标注册，应当按照公布的商品和服务分类表填报。
每一件商标注册申请应当向商标局提交《商标注册申请书》1份、商标图样1份；以颜色组合或者着色图样申请商标注册的，应当提交着色图样，并提交黑白稿1份；不指定颜色的，应当提交黑白图样。商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。每件商标每申请办理任何一项注册事宜都视为一件申请，应提交办理相应事宜的申请书件，并按规定缴纳费用。
2、应提交的书件没有指明份数的，在“填写说明”栏中没有特别声明份数的，则应认为是1式1份。
3、注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的，自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准。
第六条 国外商标注册申请
（一）单独国家或地区或国际联盟商标注册申请
目前几乎所有的国家、地区、国际联盟都允许外国个人或企业在本国申请注册商标。除每个国家或地区外，目前的国际联盟有欧盟（25国）、比荷卢经济联盟、非洲知识产权组织。采用这种方式一般需要委托当地的律师办理。
（二）马德里商标国际注册申请
通常所说的商标国际注册，指的是马德里商标国际注册，即根据《商标国际注册马德里协定》（以下简称“马德里协定”）或《商标国际注册马德里协定有关议定书》（以下简称“马德里议定书”）的规定，在马德里联盟成员国间所进行的商标注册。
“马德里联盟”是指由“马德里协定”和“马德里议定书”所适用的国家或政府间组织所组成的商标国际注册特别联盟。截止 2015 年3月11日，马德里联盟共有94个缔约方。
第七条 商标异议
商标异议是《商标法》及《商标法实施条例》明确规定的对初步审定商标公开征求社会公众意见的法律程序，其目的在于监督商标局公正、公开地进行商标确权。任何人对初步审定的商标有不同意见的，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本《商标法》第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。
（一）办理途径
向商标局提出异议申请有以下两条途径：
1、委托在商标局备案的商标代理机构办理。
2、异议人自己办理。
（二）商标异议申请人应当提交的文件
1、商标异议申请书；
2、异议人的身份证明。经异议人盖章或者签字确认的主体资格证明文件（包括作为在先权利人或利害关系人的证明文件、营业执照或其他身份证明文件）复印件。
3、以违反商标法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定为由提出异议的，异议人作为在先权利人或者利害关系人的证明。
4、商标异议申请书应当有明确的异议请求、理由、事实和依据，并附送有关证据材料，异议理由书应有异议人的签字或加盖公章；
5、被异议商标初步审定公告的复印件；
6、直接到商标注册大厅办理的需提供经办人身份证及复印件。
7、委托商标代理机构办理商标异议申请的，提交商标代理委托书。代理委托书应载明代理人代理权限、代理事项及授权日期。同一代理人不能在同一商标异议案件中同时代理异议双方当事人。
（三）不予受理的情形
商标异议申请有下列情形的，商标局不予受理，书面通知申请人并说明理由：
1、未在法定期限内提出的；
2、申请人主体资格、异议理由不符合商标法第三十三条规定的；
3、无明确的异议理由、事实和法律依据的；
4、同一异议人以相同的理由、事实和法律依据针对同一商标再次提出异议申请的。
（四）注意事项
1、异议人只能在异议期间内对经商标局初步审定登载在《商标公告》上的商标提出异议。异议期为3个月，自初步审定公告次日起算。异议期间的最后一天是法定节假日的，可以顺延至节假日后的第一个工作日。
2、异议人向商标局提交异议申请的日期：直接递交的，以递交日为准；通过邮寄的，以寄出的邮戳日为准，邮戳日不清晰或者没有邮戳的，以商标局实际收到日为准；通过邮政企业以外的快递企业递交的，以快递企业收寄日为准，收寄日不明确的，以商标局实际收到日为准。但当事人能够提出实际收寄日证据的除外。
3、异议人提出的异议应当有明确的异议理由、事实和法律依据。异议理由应当用文字明确表述，以便于对方当事人答辩和商标局审理。如没有明确的异议理由、事实和法律依据，将导致该异议申请不予受理。异议申请人需要补充证据材料的，应当在异议申请书中声明，并应自提交异议申请之日起3个月内提交，未声明的视为放弃提交补充材料。
第八条 商标续展
注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。注册商标有效期满后需要继续使用的，商标注册人应当在期满前的十二个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年，自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的，注销其注册商标。
应提交的申请书件为：
1、《商标续展注册申请书》
2、申请人经盖章或者签字确认的主体资格证明文件复印件
3、委托代理的提交《代理委托书》，直接在商标注册大厅办理的提交经办人的身份证及复印件（原件经比对后退还）
4、注册证复印件
5、申请文件为外文的，还应提供经翻译机构或代理机构签章确认的中文译本
第九条 商标变更
1、变更商标注册人名义或者地址的，商标注册人应当将其全部注册商标一并变更；未一并变更的，由商标局通知其限期改正；期满未改正的，视为放弃变更申请，商标局应当书面通知申请人。
2、变更商标注册人名义、地址或者其他注册事项的，应当向商标局提交变更申请书。变更商标注册人名义的，还应当提交有关登记机关出具的变更证明文件。
3、商标局核准的，发给商标注册人相应证明，并予以公告；不予核准的，应当书面通知申请人并说明理由。
第十条 商标许可
（一）商标许可，是指商标所有人或者依法获得商标授权的人作为许可方，许可另一方即被许可人在约定的范围内使用其商标，被许可人依约支付使用费。
商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。
（二）依据对商标许可的限制程度的不同，商标许可可分为以下的不同类型：
1、普通商标许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标；
2、排他商标许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标；
3、独占商标许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标。
（三）商标许可的使用范围
不论是独占、排他或者普通使用许可，许可人与被许可人都可以就注册商标的许可使用范围做进一步的约定。如被许可商标使用的商品或者服务的范围；许可人许可被许可使用许可商标的地域范围或使用许可商标的产品数量和产品销售地区等。
（四）注意事项
1、被许可商标必须是注册商标，许可人必须是注册商标的注册人。
2、注意被许可商标的注册类别。按尼斯协定的规定，注册商标共计有45类，除非是驰名商标，通常所注册的商标仅在其注册的类别上使用，如要在其它类别上使用，也必须在该类别上注册。因此， 被许可人考虑使用许可的商标时，其商品或服务必须与该许可商标所注册的类别相一致。
3、经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。由于客观条件和技术水平等方面的限制，被许可人生产的产品或者提供的服务，毕竟与许可人的产品或服务有一定的差别，为了方便消费者识别和购物便利，法律规定被许可人在其使用许可商标的商品上标明自己的名称和地址是必要的。
（五）许可合同的备案
1、备案程序。许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。许可人可以直接到商标局办理商标使用许可合同备案，也可以委托国家认可的商标代理机构办理商标使用许可合同备案。许可人是外国人或者外国企业的，应当委托国家工商行政管理局指定的商标代理组织代理。
2、备案效力。商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。因此， 商标许可合同自双方当事人签署后就应按其约定的生效条件生效，商标许可合同的备案并非是商标许可合同生效的必要条件，除非当事人对此有特别约定。
第十一条 商标质押
1、自然人、法人或者其他组织以其注册商标专用权出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向商标局办理质权登记。
2、国家工商行政管理总局商标局负责办理注册商标专用权质权登记。
3、质权登记申请应由质权人和出质人共同提出。质权人和出质人可以直接向商标局申请，也可以委托商标代理机构代理。在中国没有经常居所或者营业所的外国人或者外国企业应当委托代理机构办理。
4、办理注册商标专用权质权登记，出质人应当将在相同或者类似商品/服务上注册的相同或者近似商标一并办理质权登记。质权合同和质权登记申请书中应当载明出质的商标注册号。
第十二条 商标转让
（一）商标转让协议
转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。
（二）商标转让程序
转让注册商标的，转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。转让注册商标申请手续应当由转让人和受让人共同办理。商标局核准转让注册商标申请的，发给受让人相应证明，并予以公告。因此，转让人和受让人在就转让注册商标事宜达成协议后，应共同向商标局提出申请。其具体手续如下：
1、填写《转让注册商标申请书》
申请书采用国家工商行政管理局规定的书式，写明转让商标的号码、名称，转让人名称、地址，受让人名称、地址、营业执照号，并另盖双方印章。
2、附送有关书件。除提交转让申请书外，同时还应送交原商标注册证，转让申请商标合同的副本及其它文件；
3、交纳转让申请费和转让注册费；
4、核准并刊登《商标公告》。
商标移转申请经核准的，予以公告。接受该注册商标专用权移转的当事人自公告之日起享有商标专用权。因此，当事人双方签署商标转让合同并生效后，并不意味着受让人即可享有商标专用权，其享有商标专用权的时间要到转让的注册商标经核准并公告之日。此外，注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外。
（二）注意事项
商标转让合同涉及到该合同买卖双方的利益，但是受让方更应注意所转让商标的合法性、真实性及有效性等。因此，特别是在商谈商标转让合同阶段，应对与该拟转让商标及商标所有人作全面了解。
1、拟转让的商标是否是注册的并合法存续且有效的商标；
2、转让方是否是该拟转让商标的所有人，从而保证此后所签署的商标转让合同能得到切实有效的履行；
3、通常拟转让的商标在转让之日前应没有许可给第三方使用，以确保拟转让的商标在转让之前不存在与第三方争议；更不会被他方限制使用；或在该拟转让商标上设定任何权益，如抵押等；
4、转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。因此，受让方应一并查清转让方是否有与拟转让商标在相同或类似商品上注册的其它相同或近似的商标。如有的话，应要求转让方一并转让；
5、自商标转让合同生效之日起，转让方不得使用或再许可他人使用向受让方转让的商标，或其它与拟转让商标相同或相似的商标，也不得从事任何与该商标竞争的商业活动；
6、对于某些特别行业或其它特殊商标，受让方还应特别注意此时转让商标的不同。比如，转让方用于药品、医用营养食品、医用营养饮料和婴儿食品的注册商标在转让时，受让方就需要提供卫生行政管理部门的证明文件，即《药品生产企业许可证》或《药品经营企业许可证》，还未取得以上两证的，提供卫生行政部门出具的同意成立药品生产或经营企业的批复文件；转让方用于消毒剂商标的，受让方则需提供卫生防疫部门的证明。同样，对于转让卷烟、雪茄烟和有包装的烟丝的商标的，受让方需提供国家烟草主管部门批准生产的证明文件。大陆地区以外的申请人不需要此类文件；
7、申请转让注册商标时，转让方和受让方应共同向商标局提出申请。此后，受让方应及时办理转让注册商标申请手续；
8、对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准；
9、受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。
第十三条 商标撤销
1、商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。
2、注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。
3、对商标局撤销或者不予撤销注册商标的决定，当事人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。
4、法定期限届满，当事人对商标局做出的撤销注册商标的决定不申请复审或者对商标评审委员会做出的复审决定不向人民法院起诉的，撤销注册商标的决定、复审决定生效。被撤销的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权自公告之日起终止。
第十四条 商标无效
1、已经注册的商标，违反《商标法》第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。
2、已经注册的商标，违反《商标法》第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。
第十五条 商标注销
商标注册人申请注销其注册商标或者注销其商标在部分指定商品上的注册的，应当到商标局办理注册商标的注销手续。商标注册人申请注销其注册商标或者注销其商标在部分指定商品上的注册，经商标局核准注销的，该注册商标专用权或者该注册商标专用权在该部分指定商品上的效力自商标局收到其注销申请之日终止。申请注销注册商标无需缴纳规费。
（一）办理途径
申请注销注册商标有两条途径：
1、委托在商标局备案的商标代理机构办理。
2、申请人直接到商标局的商标注册大厅办理
（二）应提交的申请书件
1、《商标注销申请书》
2、《商标注册证》原件,不能交回原件的，应当说明原因。
3、申请人的主体资格证明文件（如企业的营业执照副本、自然人的身份证/护照等）的原件和申请人经盖章或者签字确认的复印件（原件经比对后退还）。
4、委托代理的提交《代理委托书》，直接在商标注册大厅办理的提交经办人的身份证及复印件（原件经比对后退还）。
5、申请文件为外文的，还应提供中文译本。
（三）注意事项
1、注册人为外国人或外国企业的，应当在申请书中指定国内接收人负责接收商标局的法律文件。
2、注册商标被注销的，原《商标注册证》作废，并予公告；商标注册人申请注销其商标在部分指定商品上的注册的，重新核发《商标注册证》，并予公告。直接办理的，将按照申请书上填写的地址，以邮寄方式发给申请人；经代理的，发送给代理组织。
3、注销申请被不予核准的，商标局发出《不予核准通知书》。直接办理的，将按照申请书上填写的地址，以邮寄方式发给申请人；经代理的，发送给代理组织。
4、申请书的类别应按照《商标注册证》核定的国际分类类别填写。
第三章 民事法律业务
第十六条 商标民事法律业务主要包括但不限于：
（一）侵犯注册商标专用权纠纷
1、未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；
2、未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；
3、销售侵犯注册商标专用权的商品的；
4、伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；
5、未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；
6、故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；
7、给他人的注册商标专用权造成其他损害的。
（二）注册商标专用权权属纠纷
（三）不正当竞争行为
将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。
第十七条 侵权判定：商标相同和商标近似
（一）含义
1、商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。
2、商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。
（二）认定标准
认定商标相同或者近似依照以下原则进行：
1、以相关公众的一般注意力为标准。商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者；
2、既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；
3、判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。
第十八条 侵权判定：类似商品与类似服务
（一）含义
商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。
1、类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。
2、类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。
（二）认定标准
认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。
第十九条 诉前审查：案件是否属于人民法院受理范围
人民法院受理以下商标民事纠纷案件：
1、商标专用权权属纠纷案件；
2、侵犯商标专用权纠纷案件；
3、商标专用权转让合同纠纷案件；
4、商标许可使用合同纠纷案件；
5、申请诉前停止侵犯商标专用权案件；
6、申请诉前财产保全案件；
7、申请诉前证据保全案件；
8、其他商标案件。
第二十条 诉前审查：案件应由何地法院管辖
1、级别管辖
（1）商标民事纠纷第一审案件，由中级以上人民法院管辖。
（2）各高级人民法院根据本辖区的实际情况，经最高人民法院批准，可以在较大城市确定1-2个基层人民法院受理第一审商标民事纠纷案件。
2、地域管辖
因侵犯注册商标专用权行为提起的民事诉讼，由侵权行为的实施地、侵权商品的储藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管辖。侵权商品的储藏地，是指大量或者经常性储存、隐匿侵权商品所在地；查封扣押地，是指海关、工商等行政机关依法查封、扣押侵权商品所在地。
3、对涉及不同侵权行为实施地的多个被告提起的共同诉讼，原告可以选择其中一个被告的侵权行为实施地人民法院管辖；仅对其中某一被告提起的诉讼，该被告侵权行为实施地的人民法院有管辖权。
4、北京知识产权法院、上海知识产权法院、广州知识产权法院的管辖可参照《最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》（法释〔2014〕12号）
第二十一条 诉前审查：当事人是否适格
1、审查原告是否适格。
2、审查被告是否适格。
第二十二条 诉前审查：是否具有仲裁条款、书面仲裁协议及其效力
第二十三条 诉前审查：是否超过诉讼时效期间，有无诉讼时效中止、中断或延长的事由
侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年，自商标注册人或者利害权利人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。商标注册人或者利害关系人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该注册商标专用权有效期限内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。
第二十四条 商标侵权纠纷注意事项
1、不要将法定许可使用权的行为视为侵犯商标的行为来认定。
2、还需要充分了解侵权人的资产、信誉等状况，并据此分析侵权人支付赔偿款的可能性。
第二十五条 商标许可合同纠纷注意事项
1、被许可人行使权利时是否擅自超出约定的权利；
2、是否是在约定的方式、约定的地域和约定的期限内行使商标；
3、被许可人不得擅自将自己享有的权利许可其他人使用；
4、商标人可以将同样权利以完全相同的方式，在相同的地域和期限内许可他人使用，除非被许可人享有专有许可权；
5、除专有许可外，被许可人对第三人侵犯自己权益的行为一般不能以自己的名义向侵权人提起诉讼，只能以商标人的名义提起诉讼。
第二十六条 诉讼请求
1、确定商标的归属。
2、停止侵害。
3、赔礼道歉、消除影响。
4、赔偿损失。
5、请求确定合同无效、申请撤销合同、请求解除合同等。
6、其他诉讼请求。
第二十七条 律师作为原告方代理人的证据准备
1、证明原告享有商标权。证据可以是：当事人提供的涉及商标的底稿、原件、商标权属证书、取得权利的合同等。
2、证明被告侵权行为的存在。证据可以是：当事人自行或者委托他人以定购、现场交易等方式购买侵权复制品而取得的实物、发票等。为保证法律效力，可采用公证的形式。
3、证明原告所支出的合理费用及损失的存在与数额。
（1）侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定。侵权所获得的利益，可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算；该商品单位利润无法查明的，按照注册商标商品的单位利润计算。
（2）实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。因被侵权所受到的损失，可以根据权利人因侵权所造成商品销售减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计算。
（3）权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。
（4）赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。
（5）人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。
（6）人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。
（7）人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。
第二十八条 律师作为原告方代理人可采取的临时措施
1、诉前措施。商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以依法在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。具体参照《最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》。
2、诉中措施。相关措施通常在立案时，同时提起。
3、诉讼证据保全。为制止侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，商标注册人或者利害关系人可以依法在起诉前向人民法院申请保全证据。
4、诉讼财产保全。
（1）人民法院根据民事诉讼法有关规定采取财产保全措施时，需要对注册商标权进行保全的，应当向国家商标局发出协助执行通知书，载明要求商标局协助保全的注册商标的名称、注册人、注册证号码、保全期限以及协助执行保全的内容，包括禁止转让、注销注册商标、变更注册事项和办理商标权质押登记等事项。
（2）对注册商标权保全的期限一次不得超过六个月，自商标局收到协助执行通知书之日起计算。如果仍然需要对该注册商标权继续采取保全措施的，人民法院应当在保全期限届满前向商标局重新发出协助执行通知书，要求继续保全。否则，视为自动解除对该注册商标权的财产保全。
（3）人民法院对已经进行保全的注册商标权，不得重复进行保全。
第二十九条 律师作为被告方代理人的注意事项
（一）对方可能起诉或已经起诉时需分析
1、案件是否属于人民法院的受理范围。
2、受诉法院是否有管辖权。
3、双方当事人是否均适格。
4、有无仲裁条款、书面仲裁协议及其效力。
5、是否超过诉讼时效期间。
6、对被告实际是否存在侵权及可能要承担的法律责任作出初步的判断。
7、被告侵权的证据的情况及数量。
8、被告行为的法律性质及后果。
9、自我分析已构成侵权的情况下，考虑与对方和解。
（二）可从以下几个方面进行抗辩
1、原告不具有商标权，或不能单独行使商标权。
2、原告未实际使用商标。注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。
3、侵权行为不存在。
4、损害不存在或数额计算没有依据。包括：没有存在损害后果；原告的损失计算不正确；被告的获利计算不正确；法定赔偿不合理等。
5、销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。
第四章 行政法律业务
第三十条 律师商标行政法律业务范围
1、不服商标评审委员会作出的复审决定或者裁定；
2、不服工商行政管理部门作出的有关商标的具体行政行为；
3、行政复议以及行政听证；
4、代理受害方进行投诉、协助查处；
5、其他行政法律业务。
第三十一条 商标的行政管理主体
（一）商标局
国家商标局隶属于国家工商行政管理总局，承担商标注册与管理等行政职能，具体负责全国商标注册和管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，加强驰名商标的认定和保护工作，负责特殊标志、官方标志的登记、备案和保护，研究分析并依法发布商标注册信息，为政府决策和社会公众提供信息服务，实施商标战略等工作。
（二）商标评审委员会
国家工商行政管理总局设立商标评审委员会，负责处理商标争议事宜。其主要受理下列商标评审案件：不服商标局驳回商标注册申请决定申请复审；不服商标局异议裁定申请复审；对已注册商标请求裁定撤销；不服商标局撤销注册商标的决定申请复审。此外，商标评审委员会可以在处理商标争议时，根据当事人的申请依法认定和保护驰名商标。
（三）地方工商行政管理机关
各省、市、县级工商行政管理局管理各自辖区内的商标管理工作。地方工商局主要负责管理本辖区内商标日常使用情况，同时监督商品质量。
（四）海关
海关总署及各直属、隶属海关主要负责商标专用权海关保护，商标进出境保护与管理。海关主要通过商标专用权备案、扣留侵权嫌疑货物、没收侵权货物等方式对商标进行保护。该程序也可以基于当事人的请求进行。
第三十二条 律师承办商标方面的行政案件与从事普通行政案件，在程序、权利等方面并没有实质性区别或较大的不同，现暂不制定详细指引，具体可参照中华全国律师协会制定的《律师承办行政案件规范》与湖北省律师协会制定的《湖北省律师办理行政诉讼案件操作指引》。
第三十三条 行政诉讼案件的管辖
1、不服工商行政管理部门作出的有关商标的具体行政行为的第一审案件，根据行政诉讼法的有关规定确定管辖。
2、不服商标评审委员会作出的复审决定或者裁定的案件的受理法院可参照《最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》。
第三十四条 行政投诉与协助查处
存在《商标法》第五十七条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。商标行政投诉是我国知识产权保护的途径之一。
（一）工商行政管理部门的行政执法权
工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。
（二）县级以上工商行政管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报，对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时，可以行使下列职权：
1、询问有关当事人，调查与侵犯他人注册商标专用权有关的情况；
2、查阅、复制当事人与侵权活动有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；
3、对当事人涉嫌从事侵犯他人注册商标专用权活动的场所实施现场检查；
4、检查与侵权活动有关的物品；对有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品，可以查封或者扣押。
（三）工商行政管理部门进行查处一般应提供如下资料、文件：
1、投诉书
2、商标注册证原件、复印件；如有续展，还需要续展证明；
3、商标公告原件或复印件；
4、涉嫌侵权产品样品；
5、投诉人主体资格证明；
6、授权委托书。
第三十五条 海关保护
依据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》、《中华人民共和国海关关于<中华人民共和国知识产权海关保护条例>的实施办法》的规定，注册商标专用权海关保护既可以基于注册商标进行了海关保护备案登记而进行，也可以基于权利人向出口货物所在地海关主动投诉而进行。
律师代理海关保护案件注意事项：
1、知识产权权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口的，可以向货物进出境地海关提出扣留侵权嫌疑货物的申请。
2、知识产权权利人请求海关扣留侵权嫌疑货物的，应当提交申请书及相关证明文件，并提供足以证明侵权事实明显存在的证据。
3、知识产权权利人请求海关扣留侵权嫌疑货物的，应当向海关提供不超过货物等值的担保。
第五章 刑事法律业务
第三十六条 律师代理商标刑事案件的类型
1、假冒注册商标罪案；
2、销售假冒注册商标的商品罪案；
3、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪案。
第三十七条 假冒注册商标罪
1、一般规定
（1）未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
（2）情节严重：非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的；假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的；其他情节严重的情形。
（3）情节特别严重：非法经营数额在二十五万元以上或者违法所得数额在十五万元以上的；假冒两种以上注册商标，非法经营数额在十五万元以上或者违法所得数额在十万元以上的；其他情节特别严重的情形。
2、构成要件
（1）该罪的犯罪主体为一般主体，即任何企业事业单位或者个人假冒他人注册商标，情节达到犯罪标准的即构成本罪；
（2）该罪侵犯的客体为他人合法的注册商标专用权，以及国家商标管理秩序；
（3）该罪主观方面为故意，且以营利为目的。过失不构成本罪；
（4）该罪的客观方面为行为人实施了刑法所禁止的假冒商标行为，且情节严重。
3、假冒注册商标行为类型
（1）未经注册人的许可，在同一种商品上使用与注册商标相同的商标；
（2）未经注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标；
（3）未经注册人的许可，在类似商品上使用与其注册商标相同的商标；
（4）未经这册人的许可，在类似商品上使用与其注册商标近似的商标。
4、注意事项
（1）相同的商标，是指与被假冒的注册商标完全相同，或者与被假冒的注册商标在视觉上基本无差别、足以对公众产生误导的商标。
（2）使用，是指将注册商标或者假冒的注册商标用于商品、商品包装或者容器以及产品说明书、商品交易文书，或者将注册商标或者假冒的注册商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动等行为。
第三十八条 销售假冒注册商标的商品罪
1、一般规定
销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的（销售金额在五万元以上的），处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；销售金额数额巨大的（销售金额在二十五万元以上的），处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
2、该罪的构成要件
（1）主体：可以是单位和个人；
（2）客体：他人合法的注册商标专用权和国家商标管理秩序；
（3）主观方面：明知。
（4）客观方面必须具有销售假冒注册商标的商品，并且销售金额较大的行为。
3、注意事项
（1）销售金额，是指销售假冒注册商标的商品后所得和应得的全部违法收入。
（2）具有下列情形之一的，属于“明知”：知道自己销售的商品上的注册商标被涂改、调换或者覆盖的；因销售假冒注册商标的商品受到过行政处罚或者承担过民事责任、又销售同一种假冒注册商标的商品的；伪造、涂改商标注册人授权文件或者知道该文件被伪造、涂改的；其他知道或者应当知道是假冒注册商标的商品的情形。
第三十九条 非法制造、销售非法制造的注册商标标识案
1、一般规定
（1）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
（2）情节严重：伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在二万件以上，或者非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在三万元以上的；伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造两种以上注册商标标识数量在一万件以上，或者非法经营数额在三万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的；其他情节严重的情形。
（3）情节特别严重：伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在十万件以上，或者非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十五万元以上的；伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造两种以上注册商标标识数量在五万件以上，或者非法经营数额在十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；其他情节特别严重的情形。
2、构成要件
（1）主体：本罪的主体包括自然人和单位；
（2）主观方面：本罪在主观上出于故意，过失不能构成本罪；
（3）客体：本罪侵犯的客体是国家对注册商标的管理制度和他人的注册商标专用权；
（4）客观方面：行为人伪造、擅自制造他人注册商标标识，或者明知是伪造、擅自制造的注册商标标识而加以销售，情节严重的行为。
第四十条 其他需特别注意事项
1、实施假冒注册商标犯罪，又销售该假冒注册商标的商品，构成犯罪的，应当以假冒注册商标罪定罪处罚。
2、实施假冒注册商标犯罪，又销售明知是他人的假冒注册商标的商品，构成犯罪的，应当实行数罪并罚。
3、明知他人实施侵犯知识产权犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所或运输、储存、代理进出口等便利条件、帮助的，以侵犯知识产权犯罪的共犯论处。
第六章 附则
第四十一条适用与解释
本指引适用于湖北省律师提供商标法律服务业务，本指引由湖北省律师协会负责解释。
第四十二条 冲突
本指引与法律、法规等相关法律规定有冲突或不符时，以法律、法规等相关法律规定为准。
第四十三条 实施时间
本指引自公布之日起实施。
鄂公网安备 42010602002604号